发明和实用新型专利能否评价外观设计专利的新颖性
张浠娟（福建力华律师事务所）

【问题】
当客户拟就同一产品既申请发明和实用新型专利，又申请外观设计专利时，专利代理人员必然会考虑：
发明、实用新型专利能否作为在先客体（在先设计）、抵触申请来评价外观专利的新颖性？
能否以申请在先公开/公告在后的发明和实用新型专利主张在先权而无效外观专利？
博派论坛、思博论坛、其他法律网对此问题提出了各种看法，下面从专利复审委员会（以下简称复审委）在无效审查中对这一问题的观点入手进行分析，然后引用法律法规及司法解释的沿革来厘清“在先权”的概念。

【无效案例一】WX334，1993
请求人于1991年针对申请日为 1987年12月28日，授权公告日为1988年11月30日的外观设计专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求。
请求人的无效理由：请求人提供证据1，即申请日为1987年7月31日，公告日为1988年4月20日的实用新型专利，该实用新型专利公告文件中已载明外观设计的造型图，因此根据专利法（1984）第23条的规定，该外观设计不具备新颖性。
合议组的审查决定：请求人所提供的证据1为申请在先公告在后的实用新型专利，由于专利法（1984）第23条中未规定抵触申请破坏新颖性的情形，因此在外观设计专利申请日前申请，又于该外观设计申请日后公告的实用新型专利的技术方案及附图不能抵触外观设计专利的新颖性，该无效宣告理由不能成立。

【无效案例二】WX878，1997
请求人于1994年针对申请日为1991年5月27日，授权公告日为1993年8月18日的外观设计专利向复审委员会提出无效宣告请求。
请求人的无效理由：请求人提供证据1，即申请日为1991年2月5日，授权公告日为1991年7月31日的实用新型专利。请求人以申请在先公告在后的实用新型专利公开外观专利为由，根据专利法（1984）第23条请求宣告外观设计专利无效。
合议组的审查决定：由于专利法（1984）第23条中规定了申请日前公开或公开使用才能破坏新颖性的情形，而请求人提供的证据1虽申请在先但在外观专利申请日之前并未公开，因此证据1不能破坏外观专利的新颖性。
决定要点：当以一项实用新型专利作为宣告一项外观设计专利权无效的证据时，如果该实用新型专利在这一项外观设计专利的申请日以前已公开，那么，其说明书附图可以作为宣告这项外观设计专利权无效的证据。相反，在这项外观设计专利申请日以前尚未公开的实用新型专利，其说明书附图不能作为宣告这项外观设计专利权无效的证据。

【分析及引申问题】
“抵触申请”是为了避免对同样的发明和者实用新型专利申请重复授权，从权利类型来看，虽然发明和实用新型专利权与外观专利权为不同类型，但是外观专利也有可能披露发明、实用新型要求保护的技术方案，进而破坏其新颖性。
但是，案例1和2中的审查决定分别从专利法（1984）第23条的两个角度来阐述：前者从专利法（1984）第23条未规定抵触申请破坏新颖性这一否定角度出发，后者从专利法（1984）第23条规定公开破坏新颖性这一肯定角度入手。审查决定虽并未正面解答，发明和实用新型专利不能与外观专利互为抵触申请，但却表明在无效审查程序中，发明和实用新型专利作为无效证据需在外观专利申请日前公告即作为“在先设计”才可采用。
在2000年修改后的专利法第23条中规定，授予专利权的外观设计，不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
在2008年修改后的专利法第23条中又规定了抵触申请的情形，进而引出如下思考：
在实务中，申请在先公开/公告在后的发明、实用新型专利，其不能作为抵触申请来评价外观专利的新颖性，那能否以在先权为由无效外观专利？

【无效案例三】WX11348，2008
请求人于2007年针对申请日为2004年11月27日，授权公告日为2005年12月14日的外观设计专利（以下简称本专利）向复审委提出无效宣告请求。
请求人的无效理由：请求人在口审当庭提交新证据2，申请日为2003年8月21日，授权公告日为2005年2月16日的实用新型专利。请求人认为本专利与请求人在先的实用新型专利权（新证2）相冲突，根据专利法（2000修正）第23规定请求宣告本专利无效。
合议组的审查决定：
首先，以未提交在先权利相冲突的处理决定或者判决的属不受理情形。关于是否需提供“决定或者判决”才属受理情形，在专利法实施细则（2010）中修订为“证明权利冲突的证据”；
其次，以实用新型与外观为不同类型专利为由，认定不会发生权利冲突。关于此点可从狭义上理解，例如，他人在发明、实用新型专利的申请日前使用的，同样的发明和实用新型专利等，这类情形虽存在权利冲突，但此类权利冲突分别适用专利法（2008）第69条第2款、第9条第1款等具体条款，并不适用第23条。
基于以上两点，合议组对请求人关于本专利与他人在先取得的合法权利相冲突而不符合专利法（2000修正）第23条规定的主张不予支持。

【分析及引申问题】
审查决定以程序问题回避实体问题，并未正面解答实用新型专利是否属于专利法第23条中规定的“在先权”。
那么，发明和实用新型专利是否能纳入专利法（2008）第23条中规定的“他人在先取得的合法权利”中？
下面从立法背景看在先权沿革，以厘清专利法中的“在先权”的概念。

【在先权沿革】
【发布日期】2001.06.22
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2001〕21号）
第十六条　专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。

【发布日期】2002.12.28
《专利法实施细则》（2002修正）
第六十五条第三款之规定，以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。

【发布日期】2003.10.29
国务院国有资产监督管理委员会办公厅


国务院国有资产监督管理委员会办公厅文件

国资厅发评价[2005]43号


关于加强中央企业财务决算审计工作的通知

各中央企业：

　　为加强中央企业财务监督，规范企业财务决算审计工作，促进企业会计信息质量的提高，根据《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第5号）和《关于印发〈中央企业财务决算审计工作规则〉的通知》（国资发评价[2004]173号）等有关规定，现就进一步做好中央企业财务决算审计工作有关事项通知如下：

　　一、进一步加强财务决算审计管理工作

　　财务决算审计是对企业年度财务状况、经营成果和现金流量真实性、合法性的综合检验，也是出资人考核企业经营业绩、评价企业财务状况和资产质量的重要依据。认真做好企业财务决算审计管理工作，有助于检验企业会计核算的规范性、内部控制的有效性，及时发现企业财务管理的薄弱环节，并采取有效措施加强和改进企业财务管理；有助于及时发现企业经营管理中存在的问题，堵塞管理漏洞，提高经营决策与管理水平。各中央企业要高度重视财务决算审计管理工作，切实加强组织领导，层层落实责任，确保财务决算审计工作质量，提高财务管理工作水平。

　　二、严格财务决算审计范围与内容

　　各中央企业要严格遵循有关财务决算审计范围与内容的规定：一是除涉及国家安全或难以实施外部审计的特殊子企业，经国资委核准可由企业内部审计机构审计外，企业年度财务决算必须由符合资质条件的会计师事务所及注册会计师进行审计；二是承担中央企业财务决算审计业务的会计师事务所及注册会计师应按规定对企业财务决算报告中的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、资产减值准备及资产损失情况表、所有者权益变动表等重要报表数据和报表附注进行审计，恰当发表审计意见；对财务决算报告中其他报表及指标数据应按有关要求进行复核并作专项说明，其中对财务决算报告信息质量有重大影响的财务会计事项可发表审计意见。

　　三、统一规范会计师事务所选聘工作

　　各中央企业要严格按照财务决算审计工作的统一要求，规范会计师事务所的选聘工作。承担中央企业财务决算审计业务的会计师事务所资质条件必须与企业规模相适应。具体应符合以下要求：

　　（一）会计师事务所注册会计师人数要求。承担中央企业财务决算审计业务的会计师事务所注册会计师人数最低不得少于40名，其中：企业资产总额在50-500亿元的，主审会计师事务所注册会计师人数不得少于60名；企业资产总额在500-1,000亿元的，主审会计师事务所注册会计师人数不得少于80名；企业资产总额在1,000亿元以上的，主审会计师事务所注册会计师人数不得少于100名。

　　（二）会计师事务所执业资信条件。会计师事务所存在下列情况之一的不得承担中央企业财务决算审计业务：一是近3年内因违法违规行为被国家相关主管部门给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分或全部业务、吊销有关执业许可证和撤销会计师事务所等行政处罚；二是近3年内因审计质量等问题被国家相关主管部门给予警告或通报批评两次（含）以上；三是近3年内在承担中央企业有关审计业务中出现重大审计质量问题被国资委警示两次（含）以上；四是国资委根据会计师事务所执业质量明确不适合承担中央企业财务决算审计工作。

　　（三）会计师事务所数量要求。为保证企业财务决算审计工作的顺利进行，减少信息沟通障碍，提高审计工作质量，企业合并资产总额在100亿元以下的，其全部境内子企业（包括实体在境内的境外上市公司，下同）原则上只能由1家会计师事务所独立审计；企业合并资产总额在100亿元以上、子企业户数在50户以上且地域分布较广的，其全部境内子企业最多可由不超过5家会计师事务所进行联合审计。对于多家会计师事务所联合审计的，主审会计师事务所承担的审计业务量一般不低于50%，且企业总部报表和合并报表必须由主审会计师事务所审计。

　　（四）会计师事务所审计年限要求。根据《中央企业财务决算审计工作规则》（国资发评价[2004]173号）的规定，中央企业委托会计师事务所连续承担财务决算审计业务应不少于2年，同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5年。连续承担企业财务决算审计业务的起始年限从会计师事务所实际承担企业财务决算审计业务的当年开始计算。各中央企业要严格执行上述要求，对连续承担企业财务决算审计业务已超过5年的会计师事务所必须进行更换。

　　（五）会计师事务所变更要求。各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则和财务决算审计工作的统一要求，做好会计师事务所的选聘工作。需要变更会计师事务所的，应由企业总部按照国资委有关委托会计师事务所的规定，采用招标等方式确定。凡上年度纳入国资委统一委托审计范围的企业，如需变更会计师事务所，应向国资委报告变更原因，经国资委核准同意后，按规定采用招标等方式选聘。

　　四、切实加强财务决算审计组织工作

　　各中央企业应认真加强财务决算审计的组织管理工作：一是指定专门机构和人员负责协调工作，明确分工，落实责任；二是积极做好企业内部相关业务部门、所属各级子企业的协调配合工作；三是根据审计工作需要，及时提供审计所需相关材料，为会计师事务所及注册会计师履行必要的审计程序，获取充分、适当的审计证据提供必要的条件；四是做好与会计师事务所及注册会计师的沟通协调工作，但不得干预会计师事务所及注册会计师的审计活动，确保审计工作独立、客观、公正。

　　五、认真做好财务决算内部审计工作

　　各中央企业应当建立完善的内部审计制度，对企业所属涉及国家安全或难以实施外部审计的特殊子企业财务决算进行内部审计，并出具内部审计报告。企业财务决算的内部审计工作应当符合有关规定：一是在财务决算审计备案中应对所属子企业财务决算采用内部审计方式的原因、涉及的户数及采用内部审计方式的全部子企业名单进行说明；二是企业内部审计机构应当严格按照财务决算审计工作相关要求实施审计，切实履行审计程序，恰当发表审计意见；三是企业内部审计机构应当严格按照规定的格式和内容出具内部审计报告，并承担相应的审计责任。

　　六、逐步规范上市公司财务决算审计

　　各中央企业应加强对所属上市公司（包括实体在境内的境外上市公司，下同）财务决算审计工作的管理：一是合理安排上市公司财务决算审计工作计划，不得因为上市公司年度财务决算公告时间滞后而影响企业集团财务决算工作的整体进度；二是对企业与所属上市公司之间的投资、往来和关联交易等事项进行认真清理，并做好合并报表的抵销工作，确保审计结果的真实、完整；三是企业所属上市公司审计报告信息披露的格式和内容必须满足财务决算工作的统一要求。

　　七、切实提高财务决算审计工作质量

　　各中央企业要加强财务决算审计质量管理，努力提高审计工作质量：一是按照财务决算审计工作的统一要求，在审计业务约定书中明确相关内容和要求，确保审计报告信息披露的内容和格式符合财务决算工作统一要求；二是建立重大问题报告制度，对于在财务决算审计中发现的重大问题要及时报告国资委；三是企业及各级子企业应当根据会计师事务所及注册会计师提出的审计意见对财务决算进行调整，对审计意见或审计结论存有异议未进行财务决算调整的，应当在年度财务决算报告中说明，存在较大分歧的，应当向国资委提交专项报告予以说明；四是对所属企业财务决算审计质量严格把关，并对审计质量进行评估，对审计质量存在严重问题、审计结果达不到要求的会计师事务所应及时向国资委报告。

　　八、有效运用财务决算审计工作结果

　　各中央企业应当提高财务决算审计结果的运用效率：一是对审计报告中的保留意见事项、无法表示意见事项和否定意见事项逐项进行核实，在年度财务决算报告中说明或提交专项报告予以说明，对需要调整账务的应及时调整有关账务；二是对企业财务决算审计报告和管理建议书中所反映的其他财务管理和经营管理问题，应当认真研究，切实整改，努力提高财务管理和经营管理水平；三是对上年度财务决算批复中提及的问题进行认真研究、落实整改，并在年度财务决算报告中将落实整改情况向国资委报告；四是国资委将在企业财务决算审计结束后组织审计质量审核和评估，并将审核和评估结果及时通报企业，各中央企业应认真对照，积极整改。

　　九、认真做好财务决算审计备案工作

　　各中央企业应提早安排2005年度财务决算审计相关工作，并按照财务决算审计的统一要求完成备案工作。各中央企业应于2005年11月30日之前以正式文件向国资委报送中央企业2005年度财务决算审计备案报告（具体要求另行通知），并将会计师事务所相关资质证明材料和审计业务约定书一并报国资委备案。企业本年度变更会计师事务所的，应当在备案报告中说明原因。企业选聘的会计师事务所不符合国资委财务决算审计工作统一要求的，国资委将要求企业纠正并重新选聘；企业未按要求重新选聘的，国资委将在企业年度财务决算报告上报后另行组织专项审计调查，在审计调查结束之前暂不确认企业年度业绩考核有关指标。

　　各中央企业要加强对财务决算审计工作的统一管理，严格执行国资委关于财务决算审计工作的统一要求，切实提高审计工作质量，确保企业财务会计信息的真实性、完整性，充分发挥财务决算审计的监督和服务作用，努力提高财务管理水平，提高企业经济效益，确保国有资本保值增值。

国务院国有资产监督管理委员会

二○○五年十月七日